I. 들어가며
글로벌 경쟁력을 갖춘 신약 개발을 위해 최근 국내에서는 제약회사와 대학, 연구소, 병원이 함께 참여하는 이른바, 개방형 혁신 (“Open innovation”)을 통한 산-학-연-병 공동 연구가 시대적 흐름으로 자리잡고 있다. 
이러한 공동 연구를 통해 얻어지는 다양한 유,무형의 성과는 연구에 참여하는 다수의 주체들 간에 함께 귀속(공유)되는데, 대표적인 것이 특허권의 공유라 할 수 있다. 현행 특허법에서는 공동출원인에 의한 특허권에 대하여 특허법 제99조 특허권의 양도 및 공유에서 규정하고 있다. 

또한 공유 특허권의 활용 측면에서는 각 공유자가 직접 자기실시를 하는 경우도 있으나, 연구소, 대학 (대학의 산학협력단), 병원의 경우 직접 자기 실시를 하지 않고 공동 연구를 한 제약회사가 실시를 하는 경우, 또는 제3자에게 실시권 허여를 통한 사업화하는 경우 등, 현행 특허법 상에 공유특허권의 실시와 이전에 관한 규정이 있음에도 이와 같은 다양한 비즈니스 모델이 존재하기에, 관련된 분쟁도 빈번히 발생하고 있는 실정이다.  

아울러, 국경없는 개방형 연구개발이 확산됨에 따라, 현행 특허법 상의 공유 특허권의 실시와 이전에 관한 규정 뿐만 아니라, 나아가 주요국의 공유 특허권의 실시, 이전에 관한 규정을 알아두는 것은, 혹여 발생될 수 있는 공유 특허권 분쟁을 미연에 방지 그리고 공동 연구개발의 활성화 및 공유특허권 실시 촉진을 위한 측면에서도 매우 중요하다고 할 수 있다.

II. 공동 발명의 특허 출원   

1. 국내 공동 특허 출원
공동 연구 성과의 결과물인 공동 발명에 대해, 특허에서는 “공동 발명이란 2인 이상이 발명의 완성에 실질적으로 협력하여 이루어진 성과”라고 정의내릴 수 있다. 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공동 발명자 전원이 공동 소유하며 (특허법 제33조제2항), 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다 (특허법 제44조). 

2. 국외 공동 특허 출원의 요건 
미국, 일본, 프랑스, 중국에서는 공동 발명자 전원이 공동으로 출원할 것을 요건으로 하고 있으며, 미국에서는 다른 공동발명자가 특허출원을 거부한다던지, 일방이 상당한 노력을 들였음에도 불구하고, 다른 공동발명자와 연락할 수 없는 경우 단독으로의 출원이 가능하다. 그외에 영국, 독일에서는 공동 발명자 중 일부의 특허출원도 가능하다.

III. 특허권의 실시 및 제한 

1. 국내 공유 특허권
(1) 특허권 “공유”의 법적 성질
특허권의 공유란, 하나의 특허권을 2인 이상이 공동으로 소유하는 형태로, 민법에서 규정하는 공동 소유의 형태인 공유, 합유, 총유 중, 우리 특허법에서는 “공유”로 표현하고 어, 그 법적 성질을 민법상 공유에 준하여 보는 것으로 생각할 수도 있으나, 특허권의 공유에는 양도나 담보권의 설정이 자유롭지 못하다는 등 처분에 제한이 있는 점에서 합유와 유사하다.

대법원 1999.3.26. 선고 97다41295 판결에서도 “각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 합유에 준하는 성질을 가진다”라고 판시하고 있다.

(2) 공유 특허권의 실시와 제한 
특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다 (특허법 제99조제3항). 즉, 특허권의 지분의 양에 관계없이 모든 범위, 기간, 지역에 걸쳐 특허 공유권자는 특허의 실시가 가능한 것으로, 한 공유자의 지분이 1%라 하더라도, 특허권 실시에 관하여 100% 권리 행사가 가능한 것이다. 

또한, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 것으로 규정(특허법 제99조제4항)하여 타인으로 하여금 특허권을 실시하도록 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻도록 하고 있다. 즉, 공유자 이외에 제3자의 실시에 따라 타 공유자에게 발생할지 모를 불측의 손해를 방지하기 위해 동의권을 보장한 것이다. 

아울러, 공유자의 지분 처분에 관해서도, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다 (특허법 제99조제2항).

2. 국외 공유 특허권의 실시 및 제한 
(1) 미국
일방 공유자 자기 실시에 대해서는 타 공유자의 동의가 불필요한 점에서 우리나라의 자기 실시와 동일하다고 할 수 있다. 또한, 특허권 전체의 이전에 타 공유자의 동의가 필요한 점과, 독점 실시권 설정의 경우 타 공유자의 동의를 요하는 점에서도 우리나라와 동일하다. 그러나, 일방 공유자의 지분의 양도 또는 통상 실시권 설정의 경우에 관해서는 타 공유자의 동의가 불필요한 것으로 규정하고 있어 (미국 특허법 제261조 및 제262조), 우리 특허법과는 차이가 있다. 

(2) 일본
일본은 우리 특허법과 동일하게 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대한 전용실시권 설정, 통상실시권 설정의 경우도 동의를 요하고 있다 (일본 특허법 제73조 제1항 및 제3항).

(3) 중국
중국의 대외기술협력기술과 교류에 있어서 지적재산권의 보호에 관한 모델지도 규칙 제24조에 따르면, “협력 당사자의 누군가가 제3자의 실시허락계약을 체결할 시에는 다른 당사자의 동의를 얻어야 한다” 라고 규정하고 있어 타 공유자의 동의를 얻어야 하는 점에서 우리와 유사하나, 중국의 전리실시허락계약관리규칙 제4조에는 “공유 특허권의 실시허락에 있어서 전 권리자가 계약당사자로 될 필요가 있다”고 규정하고 있어 반드시 공유자 전원이 계약의 당사자가 되어야 한다는 취지로 해석되며, 이는 우리 특허법에서 규정하고 있지 아니한 부분이다.

한발 더 나아가, 중국에서는 “협력 당사자가 공동으로 특허사용료를 결정하고, 이것에 의하여 발생한 경제적 이익은 협력당사자가 협력의정서 규정에 따라 결정하고 합리적으로 배분하여야 한다”라고 규정하고 있어, 특허의 사용료 결정에 대한 규정까지도 포함하고 있다.  

(4) 프랑스
프랑스는 우리 특허법과 다르게 언제라도 지분을 제3자에게 양도할 수 있으며, 다만, 타 공유자가 지분 양도에 있어서 제3자보다 우선하여 양도받을 수 있도록 미리 통지받고, 타 공유자는 일정기간내에 선매권을 행사할 수 있도록 하고 있다.

또한 각 공유자는 자기 지분에 대하여 제3자에게 실시허락할 경우 타 공유자에게 이러한 사실을 통지하여야 하며, 타 공유자는 일정 기간내에 실시권 허락에 대한 이의신청을 제기할 수 있도록 하고 있다. 또한 독점 실시권에 대해서는 타 공유자의 동의를 요하나, 통상 실시권에 대해서는 타 공유자의 동의가 불필요하다 (프랑스 특허법 제613조 29).

(5) 독일
독일 또한 자기 실시에서는 타 공유자의 동의가 불필요하며, 실시허락에 있어 타 공유자의 동의를 필요로 하는 점에서는 우리와 유사하나, 지분 양도나 질권 설정에 있어 타 공유자의 동의를 필요로 하지 않는 점에서는 차이가 있다 (독일 특허법 제743조 등)

3. 침해 소송 제기 
침해소송의 당사자는 미국의 경우 공유자 전원이 소송의 당사자가 될 것을 규정하고 있으나, 영국, 프랑스, 독일의 경우는 침해 소송 제기시 타 공유자의 동의가 불필요하며, 일본의 경우 법문에 규정은 없으나 일방 공유자의 단독 제기가 가능하다는 것이 통설이고 판례에 의해 지지되고 있다. 

Ⅳ. 맺으며
공동 연구 개발은 날로 그 중요성이 증대되고 있지만, 참여하는 회사, 대학, 병원, 연구소 각각 주체의 상이함으로 인해 또는 각 국가별 특허법제상의 차이로 인하여 다수의 분쟁이 발생할 수 밖에 없는 것이 현실이다. 공동 연구 개발을 위한 협약 과정에서 상기한 국가별,제도별 차이점과 유의사항을 충분히 인지하여협상함으로써 개방형 혁신이 저해되지 않으면서도 공동 연구 성과인 공유 특허권이 사장되지 아니하고 행사되고 활용될 수 있도록 하여야 할 것이다. 

[참고 문헌]
권태복, 현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향, 지적재산 21, 2010
최치호, 개방형 혁신하에서 혁신촉진을 위한 지식재산정책 및 법제도애 대한 소고, 과학기술정책 제20권 제4호, 2010
강신하, 특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제, 중앙법학 11권 3호, 2009 
최치호, 국제공동연구 성과의 귀속과 활용에 관한 주요 이슈와 대응 방안, Kistep 이슈페이퍼, 2008